[비즈월드] 미국 특허청이 오는 12월부터 현지에서의 상표등록에 대해 엄격한 잣대를 들이댄다. 이 때문에 현지에서 원활한 사업 진행을 위해서는 보다 치밀한 준비가 필요하다.

17일 특허청에 따르면 미국에서 사용하지 않는 상표에 대한 취소 절차를 간소화하는 등 사용주의를 강화하는 개정 상표법이 올해 12월 27일부터 시행될 예정이다. 

현재 미국의 경우 상표의 실제 사용에 의해 상표권이 발생하는 ‘사용주의’를, 우리는 행정관청이 상표등록부에 상표를 등록하는 행위에 의해 상표권이 발생하는 ‘등록주의’를 채택하고 있다.

특허청 측은 지난 5월 한국(KIPO), 중국(CNIPA), 유럽(EUIPO), 일본(JPO), 미국(USPTO) 등으로 구성된 선진 상표 5개청(TM5) 회의에서 미국 상표청장이 이번 상표법 개정의 중요성을 강조한 사실을 밝히며 우리 출원인의 주의를 당부했다. 

현재는 미국 특허상표청(USPTO)이 개정 상표법 시행을 앞두고 세부 시행규칙을 마련하기 위해 2개월간 의견수렴을 진행하고 있다. 

상표제도는 속지주의에 따라 각 국가별로 제도가 다를 수 있어 해외 출원 때 주의가 필요하다. 특히 미국은 등록주의를 채택한 우리나라와 달리 사용주의를 채택하고 있어 상표등록 후에도 상표의 정당한 사용 사실을 입증해야 한다.

미국은 이번 법 개정을 통해 사용주의를 더욱 강화하는 제도를 도입하고 이를 통해 사용하는 상표인 것처럼 사용증거를 조작해 사기로 출원·등록하는 사례를 방지하고자 했다. 

오는 12월 시행 예정인 미국 상표법의 주요 개정내용을 보면 먼저 ①등록상표 말소와 재심사 제도를 신설해 상표를 등록한 후 실제로 사용하지 않는 경우 누구나 간편하게 취소를 청구할 수 있도록 했고 심사관 직권으로도 취소가 가능해졌다. 

또 ②상표 심사기간 동안 상표를 사용하지 않고 있다는 증거를 제3자가 심사관에게 제출할 수 있고 심사관은 제출된 증거의 활용 여부를 2개월 안에 결정하도록 했다. 

③상표권 침해소송에 있어서는 상표권 침해가 있는 경우 상표권자에게 회복 불가능한 피해가 있는 것으로 추정하도록 상표법 상에 명시해 상표권자가 사용금지 명령을 더 쉽게 인정받을 수 있도록 했다.

④우리나라의 의견제출통지서와 같은 의미로 거절이유가 있는 경우 심사관이 보내는 통지서를 지칭하는 미국 특허상표청의 ‘가거절통지서’에 대응하는 기간을 기존 ‘6개월’에서 사안에 따라 ‘60일부터 6개월까지’의 기간을 정할 수 있도록 변경 운영한다.

목성호 특허청 상표디자인심사국장은 “미국의 개정 상표법이 시행되면 미국 내에서 사용하지 않는 등록상표가 쉽게 취소될 수 있으므로 우리 출원인의 주의가 필요하다. 경쟁사가 등록상표를 사용하지 않고 있다는 증거 제출을 통해 해당 상표를 취소시킬 수 있지만, 본인 등록상표도 사용하지 않으면 취소될 수 있으므로 사용하려는 상품·서비스를 한정해 출원하고 사용실적 증거를 확보해 이에 대비해야 한다”라고 강조했다.