[비즈월드] 앞서 특허 등록요건 중 산업상 이용가능성과 신규성에 대해 설명했다.

이번에는 조금 생소한 개념이실 수 있는 ‘확대된 선원의 규정’에 대해 살펴보겠다. 

먼저 ‘확대된 선원’의 뜻에 대해 알아봐야 한다. 

특허법상 ‘선원’이라는 것은 선출원주의와 동일한 말이다. 결국 ‘확대된 선원’이라는 말은, 선출원주의의 개념을 확대해 적용한다는 의미와 비슷하다고 생각하면 쉽게 이해할 수 있다. 

예를 들어 특허출원인이 A라는 특허를 출원했다. 그런데 이 출원 이전에 이미 A라는 내용이 공개가 되어 있는 경우에는 ‘신규성’ 위반으로 특허를 받을 수 없다. 

또 한 특허출원인이 A라는 청구범위로 특허를 출원했는데, 출원인 전에 그 내용이 공개가 되지는 않았지만, 다른 제3자가 A라는 내용을 청구범위로 포함한 특허출원을 이미 한 경우에도 ‘선출원주의’ 위반으로 특허를 받을 수 없다. 

특허는 출원이 되더라도 1년 6개월이 지나거나, 등록이 된 경우에만 공개가 되기 때문에 이런 경우가 발생한다.

선출원주의는 먼저 출원한 특허의 청구범위에 기재된 내용만을 기준으로 판단을 하며, 청구범위가 아닌, 도면이나 발명의 설명에 기재된 내용에 대해서는 선출원주의가 적용되지 않는다. 

바꿔 말하면 출원한 특허의 청구범위에는 기재가 되지 않은 발명을, 후출원자가 특허 청구범위로 포함해 출원을 하는 선출원주의에 해당되지 않는다. 

이런 선출원주의의 맹점을 보완하기 위한 제도가 바로 ‘확대된 선원’이다. 

확대된 선원은, 먼저 출원한(공개되지 않은) 특허의 청구범위가 아닌 발명의 상세한 설명 등에 기재된 내용이, 후출원 특허의 특허청구범위에 기재된 경우 선출원의 내용을 근거로 후출원의 특허를 거절시킬 수가 있다는 의미의 법조항이다.

예를 들어 선출원 특허의 청구범위가 아닌 발명의 설명 부분에만 B라는 내용이 기재가 되어 있고, 후출원 특허의 청구범위에 B라는 내용이 기재가 되어 있다면, 이는 선출원주의에는 해당이 되지 않는다. 

그러나 이미 앞서 출원된 내용에 포함되어 있는 내용과 동일한 것을, 후출원이 포함하는 경우에는 특허의 기본 의의상 후출원의 특허를 인정하지 않는 것이 맞다고 볼 수 있다. 확대된 선원은 이런 근거를 가지기 위해 도입된 제도라고 생각할 수 있다. 

​물론 확대된 선원 적용에도 예외는 있다. 

확대된 선원의 도입취지는 발명에 실질적으로 기여한 바가 없는 제3자가 특허를 받는 것을 막기 위해 도입된 제도이다. 따라서 선출원과 후출원의 발명자나 출원인이 동일한 경우에는, 이런 취지에 어긋나지 않기 때문에 확대된 선원이 적용되지 않는다. 

특허의 분할출원이나 변경출원의 경우에도 확대된 선원의 지위는 인정되지 않는다. 분할출원과 변경출원의 의의상 최초 출원한 명세서의 내용을 기준으로 선원의 지위를 인정하는 것이 합리적이기 때문이다. 

간단하게 요약하면 확대된 선원은 ▲나보다 먼저 출원한 특허가 존재하고 ▲해당 특허가 아직 공개되지 않았으며 ▲해당 특허의 청구범위뿐 아니라, 명세서 전반에 걸친 내용과 비교해 ▲내가 출원한 특허의 청구범위와 동일한 내용이 포함되어 있다면 ▲내가 출원한 특허는 확대된 선원에 해당되어 등록을 받을 수 없게 된다 라는 흐름으로 이해를 하면 된다.

살펴본 바와 같이 특허등록을 위해 이렇게나 세부적인 등록 요건을 갖추어야만 진정한 지식재산권자로 거듭날 수 있다. 

각 기업이나 혹은 개인은 특허출원 및 등록 이전에 본인의 특허 등록 목적을 명확히 한 후 개발 단계에서부터 등록 이후 사업활용까지 어떻게 사용할지에 대한 전략적인 접근까지 해야 한다 것이다.

​*자료 협조=특허법인 테헤란