[비즈월드] 앞서 특허 등록요건 중 산업상 이용가능성과 신규성, 그리고 조금 생소한 개념인 ‘확대된 선원의 규정’에 대해 살펴봤다. 

이번에는 특허등록 여건 중 마지막으로 ‘진보성’에 대해 알아보겠다.

진보성 부분은 특허등록을 위한 요건 중 알파이자 오메가이다. 진보성을 빼고는 등록 요건의 설명이 안됩니다. 

특허출원이 거절되는 이유에서 70~80% 이상을 차지하는 핵심적인 요소이다. 

먼저 진보성의 기본적 의미부터 알아야 한다. 

특허의 목적은 기술혁신을 통한 산업의 발달이다. 이를 위해 특허를 받은 사람에게 독점권을 준다. 발명을 한 자에게 권리를 주는 것에 의해 발명의 필요성을 널리 알리기 위해서다.

다만, 강력한 독점권을 주는 것이기에, 특허를 받기 위해서는 요건 만족을 해야 한다. 여러가지 요건 중에 ‘진보성’은 가장 핵심 요건이면서도 반대로 가장 주관적인 요건이기도 하다. 

진보성의 사전적 의미를 간단히 요약해보면 (1) 한 개 또는 다수의 선행발명 들로부터 (2) 통상의 기술자가 (3) 용이하게 생각해 낼 수 있는 것을 의미한다. 

특허출원 된 발명이 이런 진보성의 요건을 만족하지 못하면, 특허 등록이 거절된다. 

거절된 특허의 80% 이상이 이런 진보성 부족 때문이다. 

◆진보성의 모호성

여기서 문제가 되는 단어는 ‘용이성’이다. 과연 어디까지 용이한 것이고, 어디부터 용이하지 않은 것인가?. 

용이성의 판단 기준을 살펴보면 (1) 선행발명으로부터 출원발명에 이를 수 있는 동기 부여가 있는지. (2) 양 발명의 차이가 통상의 창작능력 범주 내에 있는지. (3) 선행발명과 비교하여 출원발명이 더 띄어난 효과가 있는지 등을 기준으로 판단되고 있다. 

그러나 ‘동기부여 / 통상의 창작능력 / 띄어난 효과’ 역시 모호한 단어다. 따라서 실무적으로 ‘진보성’의 판단은 주관이 개입될 수밖에 없는 구조다. 

특허등록은 1차적으로 특허청 심사관이 판단한다. 특허청 심사관은 선행발명들을 조사한다. 선행발명들과 출원발명을 비교한다. 선행발명들로부터 출원발명을 생각해 내는 것이 어렵나 쉽나를 결정한다. 

기본적인 진보성 판단 기준으로 바탕으로, 심사관 자신의 주관적인 판단이 가미돼 등록 여부를 결정한다. 심사관은 이런 판단을 전문적으로 하는 위치에 있다. 오랜 경험과 훈련으로 기본적으로 합리적인 판단을 하게 된다.

다만, 심사관도 사람인지라 변수는 있다. 출원인의 입장에서 보면 말도 안되는 거절이유가 나오는 경우도 있는데 이유에서다. 

◆진보성으로 발생하는 여러가지 파생 상품 

특허법에서도 진보성의 모호함을 잘 알고 있다. 발명가들의 분노를 누그러트릴 수 있는 보완제도들이 있다. 

먼저 (1)심사 단계에서의 의견서 제출의 기회이다. 특허청 심사관이 특허발명을 진보성이 없다고 통지했지만 출원인은 이를 인정하기 어렵다고 주장하고 심사관의 판단에 대한 반박을 할 수 있다. 물론, 논리적으로 진보성이 있음을 서면으로 주장해야 한다. 이런 출원인의 반박에 심사관이 수긍을 하면, 거절이유가 등록 결정으로 수정된다. 결국 심사관을 설득 시키지 못하면 최종적으로 거절결정이 되는 것이다. 

(2)‘재심사청구’ 제도도 있다. 심사관의 거절결정에 인정을 못하는 경우, 출원인은 다시 한번 생각해 달라는 취지의 재심사청구를 할 수 있다. 출원인도 이 과정에서 거절이유를 분석해 다시 주장을 하는 것이다. 심사관은 이런 노력(?)을 인정하고, 등록을 인정할 수 있다. 물론 이런 주장이 받아들여지지 않고 거절이 유지될 수도 있다.

앞서 설명한 2가지 방법을 했는데도 심사관의 마음을 바꾸지 못했다면 (3)거절결정불복심판을 청구 할 수 있다. 불복심판은 특허를 1차 판단한 심사관이 아닌, 제3자인 특허심판원의 심판관에게 청구하는 것이다. 즉, 특허청 심사관의 판단은 잘못된 것이니, 특허심판원의 심판관들이 다시 심사해 거절된 특허를 등록을 수정시켜 달라는 것이다. 청구가 들어오면 특허심판원 3인의 심판관들은 해당 심사의 심사관 판단이 타당한지를 심판한다. 타당하면 거절은 유지되지만, 판단이 타당하지 않다고 보면 거절을 취소하고 등록을 결정해 준다.

위에 (1), (2), (3)은 특허출원인 입장에서 진보성을 있음을 주장하기 위해 마지막 제도는 (4)  특허 정보제공 / 특허 취소신청 / 특허 무효심판 등이 있다. 이 과정을 통해 반대로 특허출원과 반대편에 있는 사람들도, 해당 특허가 진보성이 없음을 주장할 수 있다. 

​결국 해당 특허가 등록이 되면, 그 권리행사로 인해 피해를 입을 수 있는 상대편이 제기할 수 있는 제도이기도 하다. 

​진보성이 부족하여 등록이 안되어야 하는 특허가, 등록이 되는 경우도 빈번하게 있기 때문이다.  

이런 특허출원인의 상대방은, 출원된 특허에 대한 정보제공, 등록된 지 6개월 이내의 특허에 대한 취소신청, 등록된 지 6개월 이후의 특허에 대한 무효심판을 통해 해당 특허의 진보성 여부를 다퉈 볼 수 있다. 

반면 이런 정보제공/취소신청/무효심판 과정을 거쳐 등록이 결정된 특허라도, 특허가 취소되고 무효가 될 수도 있다는 사실은 잊지 말아야 한다. 

*자료 협조=특허법인 테헤란