[비즈월드] 앞서 [친절한 IP]에서는 특허등록을 위한 요건 가운데 ‘산업상 이용가능성’에 대해 알아봤다.

이번에는 특허등록의 요건 두 번째 내용으로 ‘발명의 신규성’에 대해 알아보겠다.

신규성 단어는 쉬어보일지 몰라도 그 속을 들여다보면 사실 굉장히 복잡하고 어렵다. 

신규성은 말 그대로 이해하면 특허가 등록받기 위해서는 ‘신규한 발명’이어야 한다는 의미이다.

예를 들어, 누군가가 여러분에게 “길동아~, 나 엄청난 발명을 했어!, 연필 위에 지우개를 붙이면 쓰는 것과 지우는 것을 동시에 할 수 있잖아. 이걸로 특허등록을 받아서 떼돈을 벌거야~~!!”라고 한다면, 뭐라고 대답을 할 건가? 

대부분은  “무슨 소리야? 지우개연필은 내가 초딩때도 있었던 건데?? 그게 특허가 되겠냐, 꿈 깨라~”라고 대답할 것이다. 

이런 대답을 특허적으로 변환을 한다면, 새로운 아이디어로 발명을 했더라도 이 특허가 등록받기 위해서는 해당 제품과 동일한 제품이 이미 공지된 경우에는 신규성 상실로 인해 등록을 받을 수 없어. 특허법에서 엄격하게 신규성에 대한 사실을 규정하고 있어서다.

자세하게 특허법의 규정으로 신규성의 정의를 살펴보면 특허법 제29조 제1항 제1호와 2호에는 “산업상 이용할 수 있는 발명 중 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나, 공연히 실시된 발명. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나, 전기통신회선을 통해 공중이 이용할 수 있었던 발명은 특허를 받을 수 없다”로 규정하고 있다. 

뭔가 복잡해 보이지만, 여튼 신규성의 핵심은 “이미 동일한 아이디어가 공개된 경우에는, 해당 아이디어는 신규성 상실로 특허등록을 받을 수 없다”라는 것이다. 

그렇다면 신규성의 구체적인 요건은 무엇일까? 크게 나눠보면 ▲동일한 발명이 공개되었을 것 ▲장소적인 기준 ▲공지 발명의 기준 등이다.

첫 번째 여기서 ‘동일한 발명이 공개되었을 것’에 대해 설명하면 신규성이 상실되기 위해서는 특허출원된 내용과 ‘동일한’ 발명이 공지가 되어 있어야 한다. 동일하지 않고 ‘유사한’ 발명이 공지된 것만으로는 신규성이 상실되지는 않는다. 

예를 들어 특허출원된 발명의 구성이 A+B+C 의 구조로 되어 있는데, 공지된 발명은 A+B로 이루어진 것이라면, 양 발명 간에는 C라는 구조의 차이로 인해 동일성이 인정되지 않는다.  따라서 신규성이 상실되지 않는다. 다만 다음에 소개할 진보성의 문제가 걸리게 된다.

반대의 예로 발명의 구성이 A+B+C의 구조이고, 공지된 발명은 A+B+C+D로 이뤄진 것이라면, 공지된 발명에 특허출원된 A, B, C의 구조가 모두 포함되어 있으므로, 동일성의 인정으로 신규성이 상실된다.  

두 번째 신규성을 상실시킬 수 있는 장소의 기준은 국내와 해외를 모두 포함하는 개념이다. 비록 국내에서는 특허출원된 발명과 동일한 내용이 없더라도, 해외 어디에서라도 공지된 동일한 발명이 존재한다면, 신규성이 상실된다. 

세 번째 ‘공지 발명의 기준’이다. 

공지 발명이라고 하면, 일반적인 사람들이 해당 발명을 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다. 

▲홈페이지, 블로그, 페이스북 등을 통한 인터넷 상에 공개 ▲불특정 다수인이 발명을 확인할 수 있는 장소에 제품이 설치 ▲공개된 카달로그나, 간행물 등에 발명의 공개 등이 대표적으로 공지된 발명에 해당될 수 있다. 

다만, 불특정다수가 아닌, 비밀유지의무가 있는 자들에게 공지된 것은 신규성 상실에 해당되지 않을 수 있다. 

대표적인 예가 ▲비밀유지의무가 있는 하청업체에 발명의 내용을 공개한 것 ▲아무나 들어갈 수 없는 곳에, 게재된 카달로그의 내용 공지가 되었더라도 특허출원된 자의 의사에 의해 해당 발명이 공지된 경우나 특허출원된 자의 의사에 반하여 공지가 된 경우에는 신규성 상실이 되지 않은 것으로 보고 있다. 

본인의 의사에 의해 공지가 된 경우, 특허를 받기 위해서는 본인이 공지한 날로부터 1년 이내에 특허출원을 해야 신규성 상실의 예외를 인정받을 수 있습니다(특허법 제30조 제1항 제1호)

의사에 반한 공지라는 것은 예컨대 협박, 사기, 산업스파이 등 범죄행위로 인한 발명자의 의지와 관계없이 공지가 된 것을 의미하며, 이런 내용을 입증하는 경우에는 역시 신규성 상실의 예외 적용을 받을 수 있다.(특허법 제30조 제1항 제2호) 

이처럼 특허등록요건 중 ‘신규성’은 우리가 단순하게 아는 신규성과는 조금 다르고 더 복잡한 내용이 있다.

신규성이 지켜지지 않는다면 특허권 획득이 굉장히 어려워질 수 있어 혹시 본인이 특허등록요건에 부합하는지 판단하기 어렵다면 특허분야 전문가와 상담하는 것도 방법이 된다.