[비즈월드] 미국 연방대법원(U.S. Supreme Court)은 지난 6월 30일, 미국 특허상표청(USPTO) v. Booking.com B.V. 사건에서 ‘.com’을 결합한 형태로 이뤄진 'Booking.com' 상표는 등록이 가능하다는 판결을 내렸다고 한국지식재산연구원이 최근 전했다.

이번 사건은 호텔예약서비스를 제공하고 있는 Booking.com 측이 상표로 출원한 자사의 명칭이 등록을 받을 수 있는가가 쟁점이 됐다.

USPTO는 보통명사(generic name)인 ‘Booking(예약)’이라는 단어에 ‘.com’이라는 일반적인 용어(generic term)를 추가한 것은 보통명사에 ‘회사(company)’와 같은 단어를 결합시키는 것과 동일하며 상표권의 대상이 되지 않는다고 판단해 등록을 거부했었다.

이에 Booking.com 측은 상표심판원(TTAB)에 불복심판을 청구했지만 TTAB는 USPTO 등록거절결정을 인용했고 이에 Booking.com 측은 지방법원에 소송을 제기했었다.

1심을 판단한 버지니아 동부지방법원은 Booking.com 측의 일부 주장을 받아들였지만 이 결정에 대해 양측 모두 항소했다.

해당 사건이 2심을 맡은 제4순회항소법원은 보통명사인 ‘Booking’이 일반 최상위 도메인인 ‘.com’과 결합해 기술적 표장(descriptive trademark)이 된다고 판단하는 동시에 ‘Booking.com’은 소비자 조사에 근거해 2차적 의미를 갖는다는 점을 인정해 Booking.com 측의 손을 들어줬다.

미국 연방대법원은 8대1 다수의견으로 Booking.com은 보통명사로 기능하는 것이 아니기 때문에 상표권의 보호대상이 될 수 있다고 판결해 사건이 종결됐다.

연방대법원에 따르면 보통명사란 제품이나 서비스의 분류적인 명칭으로 상표등록의 대상으로 부적합하지만, 이번 사안에서 Booking.com 측은 소비자에게 보통명사로 인식되기 보다는 특정 회사의 상표 및 서비스표로 인식하고 있다고 판단(Consumer Perception)한 것이다.

3심에서 USPTO는 Booking.com 표장의 상표등록은 상표권자에게 ‘booking(예약)’이라는 단어에 대한 독점권을 부여하는 것이라고 주장했지만 대법원은 이를 받아들이지 않았다.

연방대법원 다수의견에 대한 반대의견을 낸 스티븐 브레이어(Stephen Breyer) 판사는 “이런 용어가 상표의 보호대상이 됨으로써 향후 상표등록결정에 있어 ‘generic(포괄적).com’ 표장이 확산되어 결국 이들 상표권자에게 유용하고 기억하기 쉬운 도메인 영역에 대한 독점권을 부여할 것으로 생각한다”라고 설명했다.

그렇다면 국내에도 진출해 있는 Booking.com의 상황은 어떤가?

비즈월드가 확인한 결과 Booking.com의 회사 상호인 ‘부킹.컴 비.브이.(Booking.com B.V., 네덜란드 암스테르담 헤렌그라흐트)’은 국내에 총 5개의 상표를 출원했다.

가장 빠른 상표 출원은 국제상표등록출원일인 2011년 12월 15일이며 이날 ‘BOOKING.COM’이라는 상표 2건을 동시에 제출했다. 그런데 특허청은 같은 명칭이지만 43류에 출원한 상표에 대해서만 2016년 7월 11일 등록이 결정됐다.

43류는 음식료품을 제공하는 서비스업; 임시숙박업에 대한 것으로 ▲리조트숙박시설정보제공업(고객평가에 기초하거나 기초하지 않은 정보 모두 포함하며 전자식으로 제공되는 서비스 포함)  ▲호텔 및 휴일숙박시설(리조트 내 숙박 포함) 예약 관련 자문 및 상담업(전자식으로 제공되는 서비스 포함)  ▲호텔 및 휴일숙박시설(리조트 내 숙박 포함) 예약 관련 정보제공업(전자식으로 제공되는 서비스 포함)  ▲호텔숙박시설정보제공업(고객평가에 기초하거나 기초하지 않은 정보 모두 포함하며 전자식으로 제공되는 서비스 포함) ▲호텔예약업(전자식으로 제공되는 서비스 포함) ▲호텔정보제공업(고객평가에 기초하거나 기초하지 않은 정보 모두 포함하며 전자식으로 제공되는 서비스 포함) ▲휴일숙박시설예약업 (리조트 내 숙박을 포함하며 전자식으로 제공되는 서비스 포함)에 대한 것이다.

특허청은 그러나 39류를 추가한 상표에 대해서는 거절을 결정했다. 39류는 운송업; 상품의 포장 및 보관업; 여행알선업에 대한 것으로 ▲여행 서비스 및 목적지의 이슈 관련 정보제공/자문/상담업(information, advice and consultancy regarding the aforesaid services, also related to destination issues) ▲여행대행업자/여행운영자/여행대행사에 의해 제공되는 서비스(the aforesaid services, also provided by travel agents, tour operators and tourist agencies) ▲여행알선업 중 전자적으로 제공되는 서비스(the aforesaid services also provided electronically.) ▲여행티켓예약업 (reservation and booking of travel tickets)에 대한 것이다.

특허청은 이에 대해 2014년 3월 17일 거절 결정을 내렸고 이에 대해 ‘부킹.컴 비.브이.(Booking.com B.V.) 측은 거절결정불복 심판청구서를 제출했다.

사건을 넘겨받은 특허심판원은 2015년 7월 15일 해당 청구를 기각 결정했다. 특허심판원은 이에 대해 “국제등록출원상표가 사용된 호텔예약업은 이 사건 국제등록출원상표의 지정서비스업 중 상품 구분 제43류에 대해서는 호텔예약과 직접 관련된 서비스업이므로 동일성이 있다”면서도 “국제등록출원상표의 지정서비스업 중 여행관련 서비스업인 상품 구분 제39류에 대해서는 제공되는 서비스의 성질과 내용이 서로 달라 동일성이 있다고 할 수 없다. 따라서 이 사건 국제등록출원상표의 지정서비스업 중 여행관련 상품 구분 제39류의 서비스업은 청구인이 이 사건 국제등록출원상표를 사용해 일반 수요자들에 현저하게 인식되어 있는 서비스업으로 볼 수 없다”라고 판결했다.

이런 특허심판원의 판단은 미국 연방법원의 판결과 어디에 초점을 맞췄는가에 다소 차이가 있는 것이다.

우리나라의 경우 특허심판원-특허법원-대법원으로 이어지는 소송을 진행할 수 있다. 그러나 각각 일정기간(판결문을 받은 날로부터 30일 이내)이 지나면 판결이 확정된 것으로 간주하고 있어 ‘부킹.컴 비.브이.(Booking.com B.V.)의 Booking.com의 39류 포함 계획은 종결됐다.

이 업체의 한글 상표인 '부킹닷컴'과 다른 2개의 영문 상표는 43류에 출원해 등록을 받아냈다.