[비즈월드] 최근 스포츠 용품의 화두는 기능성이다. 이 가운데 신발류의 경우 경량화는 관련 업계의 오랜 숙제였다.

이런 가운데 나이키와 아디다스 등 2개 글로벌 스포츠 제품 업체는 자존심을 걸고 오랫동안 치열한 기술 경쟁을 벌여왔다.

이를 방증하는 것이 아디다스가 2016년 제기한 나이키의 특허권에 대한 당사자계무효심판(Inter Partes Review) 청구 소송이다.

양 업체 사이에서 6년 동안 벌여온 치열한 법정싸움의 최종 승리자는 나이키였다.

미국 연방항소법원(US Court of Appeals)은 지난 6월 25일 스포츠용품 전문기업 ‘나이키’사의 경량섬유기술인 ‘플라이니트(Flyknit)’에 관한 특허권에 대해 제기한 ‘아디다스’의 특허무효주장을 기각하고 나이키의 특허권을 인정했다고 한국지식재산연구원이 최근 전했다.

이번 소송은 나이키가 2008년 미국 특허청에 출원한 신기술에 대한 것이다.

경량의 섬유로 직조한 직물을 신발에 사용해 더 큰 유연성, 지지력 및 내구성을 제공할 수 있도록 한 ‘플라이니트’ 기술에 대한 것이다.

비즈월드가 확인한 결과 이번 소송과 연관된 해당 특허는 2건이다.

먼저 2008년 2월 18일 출원(출원번호 제US12/032995호)하고 그해 8월 21일 공개(공개번호 제US20080196181A1호)한 후 2년 만인 2010년 10월 19일 등록(등록번호 제US7814598호)을 받은 ‘직물 갑피를 갖는 신발류 물품(Article of footwear having a textile upper)’가 그것이다.

해당 특허는 2011년 9월 20일 같은 명칭으로 분할출원(출원번호 제US13/236742호)돼 2012년 1월 12일 공개(공개번호 제US20120005922A1호)된 후 2012년 9월 18일 등록(등록번호 제US8266749호) 받았다.

‘분할출원’이란 복수의 실체를 가지는 발명에 관해 하나의 출원을 한 경우, 그 출원의 내용 중 일부에 관해 출원범위를 나눠 별도로 출원을 하는 것을 말한다. 이는 최초 출원이 ‘1발명 1출원주의 원칙’에 위반돼 등록을 거절 받을 수 있을 경우 이용하게 된다. 또 출원자가 출원 당시 생각하지 못했다가 나중에 스스로 처음 출원을 여러 출원으로 분할하고 싶을 때 이용하기도 한다.

나이키 측은 US8266749호 출원 당시 이 특허와 관련해 자사의 US10/791289(2004-03-03)호와 US12/032995(2008-02-18)호, US12/879517(2010-09-10)호에 우선권을 주장했다. 

해당 특허인 ‘직물 갑피를 갖는 신발류 물품(Article of footwear having a textile upper)’에 대해 나이키 연구진은 “신발류 물품 및 신발류 물품 제조 방법이 개시된다. 신발류는 갑피 및 밑창 구조체를 포함 할 수 있다. 갑피는 발을 수용하기 위한 공동의 적어도 일부를 형성하기 위해 함께 결합 된 에지를 갖는 텍스타일 요소를 포함한다. 텍스타일 요소는 또한 단일 구조를 갖는 제 1영역 및 제 2영역을 가질 수 있다. 제 1영역은 제 1스티치 구성으로 형성되고, 제 2영역은 제 1스티치 구성과 상이한 제 2스티치 구성으로 형성되어 텍스타일 요소의 표면에 다양한 텍스처를 부여한다. 텍스타일 요소를 형성하기 위해 다양한 날실 또는 씨실 편직 공정이 이용 될 수 있다”라고 요약 설명했다.

그러나 최대 경쟁사인 아디다스는 나이키의 두 번째 관련 특허가 등록된 2012년 9월보다 5개월 늦게 유사한 ‘프라임니트(Primeknit)’ 라는 제품을 출시했다. 이어 아디다스는 2016년 미국 특허상표청(USPTO) 특허심판원(PTAB)에 나이키社의 특허권에 대한 당사자계무효심판(Inter Partes Review)을 청구했다.

아디다스는 이 특허의 자명성(obviousness, 명백함)을 주장했지만 PTAB은 특허권이 유효하다고 최종 심결을 내렸고 아디다스는 항소했다.

사건을 넘겨받은 미 항소법원은 이 사건에서 나이키의 플라이니트(Flyknit) 신발의 직조된 몸체를 만드는 방법에 관한 특허가 유효하다라는 주장에 대해 PTAB의 판결이 옳았다면서 나이키의  손을 다시 들어줬다.

또 아디다스가가 PTAB의 결정에 항소할 근거가 부족하다는 주장에 대해 항소법원은 항소를 하기 위해 당사자가 특허권자로부터 ‘특정 침해 소송 위협’에 직면할 필요가 없다고 판단하며 그 대신 항소인이 침해 소송을 일으킬 수 있는 활동에 관여했거나 관여하고 있거나 관여할 가능성이 있다는 것을 보여주는 것이면 일반적으로 충분하다고 판시했다.

자명성에 대해서도 항소법원은 이 사건에서 말하는 특허 발명은 ‘통상의 기술자에게는 이들 기술을 결합시켜 볼 만한 동기부여가 되지 않았을 것(a person of ordinary skill in the art (POSITA) would have been motivated to combine)’이라는 점을 입증하지 못했다고 판단한 PTAB의 심결을 인정하며 특허의 유효성도 인정했다.