“과욕이 부른 결과?”…특허청이 내준 BTS(방탄소년단) 상표권, 특허심판원 “등록상표 변형 사용은 부정사용에 해당” 등록 취소
“과욕이 부른 결과?”…특허청이 내준 BTS(방탄소년단) 상표권, 특허심판원 “등록상표 변형 사용은 부정사용에 해당” 등록 취소
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드림스코리아㈜가 2014년 10월 14일 출원(출원번호 제4020140068525호)하고 1년 여만인 2015년 9월 8일 등록(등록번호 제401128761호)을 받은 상표(왼쪽)와 실제 상품에 적용한 모습. 사진=특허청 제공
드림스코리아㈜가 2014년 10월 14일 출원(출원번호 제4020140068525호)하고 1년 여만인 2015년 9월 8일 등록(등록번호 제401128761호)을 받은 상표(왼쪽)와 실제 상품에 적용한 모습. 사진=특허청 제공

[비즈월드] 지난 1월 7일 신세계백화점이 글로벌 아이돌 그룹으로 성장한 방탄소년단의 소속사 빅히트엔터테인먼트와 ‘BTS’라는 명칭에 대해 벌여 온 상표권을 분쟁을 모두 포기한다고 밝혔습니다.

빅히트 엔터테인먼트는 방탄소년단이 데뷔하기 전인 2013년 5월 영문표기 'BTS'에 대한 상표권을 출원했습니다. 그러나 이미 다른 개인 창작가가 비슷한 명칭의 상표권을 의류에 대해 출원한 것을 권리 인정업시 양해 받아 사용하고 있어 다툼이 있었습니다.

이후 신세계백화점은 이날 전격적으로 “BTS와 관련된 모든 상표권을 포기한다. 신세계는 한류 문화를 대표하는 방탄소년단의 활동을 응원한다"고 발표하면서 관련 상표권 분쟁은 마무리됐습니다.

이런 가운데 이와 다른 문제의 사건이 불거졌습니다.

특허심판원(원장 박성준)은 최근 BTS(방탄소년단)의 소속사인 ㈜빅히트엔터테인먼트가 제3자가 메이크업 화장품 등에 사용하기 위해 등록한 ‘B·T·S 비티에스’ 상표권을 대상으로 청구한 취소심판에서 “상표권자가 고의로 등록상표와 유사한 상표(BTS)를 사용함으로써 수요자에게 BTS(방탄소년단)와 출처의 오인·혼동을 불러일으키게 한 경우에 해당한다”라는 판단을 하고 해당 상표권을 취소하는 심결(審決)을 1월 30일 했다고 2일 밝혔습니다

상표법에 따르면 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무와 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

해당 상표를 구체적으로 살펴보면 드림스코리아㈜가 2014년 10월 14일 출원(출원번호 제4020140068525호)하고 1년 여만인 2015년 9월 8일 등록(등록번호 제401128761호)을 받았습니다.

헤당 상표는 3류(메이크업 화장품, 광택크림, 비비크림, 립밤, 립스틱, 스킨로션, 스킨케어용 화장크림, 스킨케어용 화장품, 스킨크림, 피부미백크림, 수분크림, 피부재생크림, 스킨클렌저, 페이스 및 바디용 화장품, 페이스 및 바디크림, 화장용 마스크팩, 화장용 염료, 화장용 오일, 의료용을 제외한 마사지 젤, 각질제거용 크림)에 대해 것이었습니다.

이에 대해 방탄소년단 소속사인 ㈜빅히트엔터테인먼트는 2019년 4월 18일 해당 상표의 등록을 무효로 해 달라는 소송(2019 당 1209)을 특허심판원에 제기했습니다. 이어 2019년 10월 21일에는 해당 상표 취소심판(2019 당 3247)을 청구했습니다. 두 번째 무효 소송은 ㈜빅히트엔터테인먼트와 엘앤피코스메틱㈜이 공동청구인으로 동시에 제기했습니다.
 
방탄소년단이 2013년 6월 13일 ‘2 COOL 4 SKOOL’을 발매하며 데뷔했고 ‘O!RUL8,2?’도 발매해 그 해 신인상을 수상했습니다. 결국 BTS에 대한 유명세는 2013년 중순이후 본격화됐는데 특허청이 이를 확인하지 않고 상표권을 내준 것입니다.

문제는 해당 상표권자가 이를 부정사용했다는 것이 더 큰 문제로 이번 심판에 중대한 영향을 줬습니다.
 
특허심판원은 이번 사건 심결에서 상표권자가 2015년부터 중국 수출제품 일부에 ‘BTS’를 표시하고 회사 홈페이지에서 화장품 제품에 자사의 등록상표를 변형한 해당 상표를 사용, 광고와 판매활동을 한 것은 ‘BTS’의 저명성에 편승한 ‘상표의 부정사용’으로 판단했습니다.

특허심판원은 ‘BTS’가 대한민국을 대표하는 7인조 남성 아이돌 그룹 명칭일 뿐만 아니라, ‘음반, 가수공연업, 광고모델업’ 등에 널리 인식되어 있고, ‘의류, 화장품, 핸드폰, 금융’ 등 다양한 상품의 광고모델로도 활동하고 있으며, 이들 브랜드와 합작한 다양한 상품을 출시하고 있어, 일반 수요자에게 널리 알려진 상표라고 본 것이다.

이에 대해 상표권자는 자사가 실제 사용한 상표는 자사가 독자적으로 개발한 브랜드인 ‘Back To Sixteen(열여섯 살 피부로 돌아가자)’의 축약 표기로 사용한 것일 뿐이고, ‘BTS’가 표시된 제품은 모두 중국에 수출됐고 국내 수요자에게 판매된 것은 전혀 없으며, ‘BTS’는 ‘방탄소년단’의 영문 명칭으로 음반시장에서 사용한 것에 불과해 화장품 분야에서는 일반 수요자에게 출처의 혼동을 초래할 우려가 전혀 없다고 주장했습니다. 반면 특허심판원은 받아들여지지 않았습니다.

이번 사건을 담당한 이재우 심판11부 심판장은 “상표는 등록된 대로 사용하는 것이 원칙이며, 저명한 상표의 인기에 편승하고자 등록된 상표를 부정한 방법으로 변형해 사용하는 것은 애써 시간과 비용을 들여 등록받은 상표에 대한 취소를 가져올 수 있음을 주의해야 한다”라고 말했습다.


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