[비즈월드] #. 상표등록은 신의성실의 원칙과 공공의 상도덕을 준수해야 하며, 상표등록 질서를 교란하고 사회공공이익을 해치는 등 방식으로 부당 이익을 도모해서는 안된다. 피신청인은 본 건 상표 외에도 다수의 상표를 출원·등록하였고, 상술한 상표들은 (중략) 타인의 상표를 복제, 표절한 고의가 명백하며, 신의성실의 원칙을 위배하였다. 피신청인의 악의적인 등록행위는 중국의 정상적인 상표등록 및 관리질서를 교란하였고, 공정경쟁 시장질서에 해가 된다. 결론적으로, 피신청인이 본 건 상표를 출원등록한 행위는 이미 ‘상표법’ 제44조 제1항에 규정된 ‘기타 부정당한 수단으로 등록을 받은’ 경우에 속한다.

중국 진출을 예정이던 식품 프랜차이즈 업체 A업체는 현지 상표브로커가 자사 상표를 이미 등록받은 사실을 나중에야 알게 됐습니다. 그러나 중국 내 인지도와 사용증거자료가 없고 선점상표의 한자표기도 달라, 개별 대응 때 승소하기 어렵다고 판단하는 이야기를 듣고 좌절할 수 밖에 없었습니다. 그러나 특허청의 피해기업 공동대응으로 상표브로커가 타인의 상표를 대량으로 복제‧표절한 사실을 통해 고의성을 입증해 승소할 수 있었습니다.

이처럼 해외 상표브로커로 인한 피해기업 지원을 위해 특허청이 2018년도에 추진한 ‘지재권 분쟁 공동대응 지원사업’ 결과, 공동대응을 위해 구성된 53개 기업이 무효심판 등에서 승소했다고 29일 밝혔습니다.

이들 53개 기업들은 중국 내 주요 상표브로커(5명)로 부터 피해를 입은 프랜차이즈‧인형‧의류‧화장품 등 총 4개 업종의 우리 중소기업들입니다. 중국 상표브로커가 다량으로 선점하고 있는 상표들을 심층조사‧분석한 후 공동탄원서 제출, 병합심리 등을 통해 브로커의 악의성을 입증하는데 주력했습니다. 

그 결과 2019년 9월부터 승소결과를 얻기 시작했으며 현재까지 총 53건의 상표권 분쟁에서 53건은 전부 승소 결과를 얻었다고 특허청 측은 설명했습니다.

그동안 우리 기업은 중국 내 인지도가 상대적으로 낮아 브로커 선점상표를 무효시키기 어려웠습니다. 무효심판 청구 이후 판결까지는 1년 이상 소요되고 전문 기술이 없을 경우 패소우려가 높기 때문입니다. 게다가 중국 등 일부 공산국자의 경우 자국 업체를 두둔하는 경우가 강해 낭패를 당하는 경우가 많습니다.

이에 특허청은 2018년 9월 말까지 상표브로커 5개사(4개 업종) 대상 대규모 공동대응 소송단(53사) 구성과 공동 이의신청(7사)·무효심판(46사) 청구했고 최근 53개사 전부 승소 결정문 수령했습니다.

특허청 관계자는 “중국 상표당국이 최근 상표브로커를 근절하려는 정책을 잘 활용해 이번 승소결과를 얻어낸 것이다”라고 분석했습니다. 

특히 동일 브로커의 피해기업들이 협의체를 구성해 공동대응한 방식은 상표브로커의 악의성을 보다 용이하게 입증할 수 있고 공통의 자료를 활용할 수 있어 비용도 절감되며 기업 간 노하우를 공유할 수 있어 지재권 분쟁대응 역량을 높인 사례입니다.

이번 상표브로커 공동대응은 동종업종에서 선점상표를 부착하여 실제 상품을 판매하는 상표브로커에 대해서도 승소를 거두었습니다.

상표브로커가 온라인 쇼핑몰 등에서 상표를 사용하고 있는 경우에는 중국 상표법 및 상표심사기준에서 규정하는 ‘상표브로커’에 해당되는지 여부가 불명확했습니다.

그러나 상표브로커가 선점상표를 사용했다고 하더라도 이는 단순한 외형상의 사용에 불과하고, 타인의 상표를 무단으로 대량 선점한 사실 자체가 상표의 공정사용 질서를 해치는 신의칙 위반의 불공정 사용임을 증명해 전부승소 결과를 이끌어냈습니다.

특허청은 기업의 이미지 발음, 중문 의미와 기업 이미지 부합 여부 및 등록 가능성 등을 검토해 중문 브랜드 네이밍을 지원하고 피해기업을 대상으로 해외 출원비용 지원사업 등을 통해 우리 기업과 K-브랜드 상표의 출원을 유도하고 있다고 설명했습니다.

목성호 특허청 산업재산보호협력국장은 “여전히 해외 상표브로커가 진정한 권리자인 우리 기업에 경고장을 발송하거나 높은 합의금 및 사용료를 요구하는 등 지속적으로 금전적인 피해를 발생시키고 있다”며 “상표브로커의 활동을 근절하기 위해 장단기 대응책을 마련하여 분쟁피해 장기화에 대비할 수 있도록 지원을 보다 확대해 나갈 예정이다”라고 말했습니다.