[비즈월드] 미국 특허상표청(USPTO)은 10월 17일 올해 1월에 발표했던 특허적격성에 관한 가이드라인(Patent Subject Matter Eligibility Guidance, 2019 PEG)의 업데이트 버전을 발표했다고 한국지식재산연구원이 전했습니다.

USPTO는 1월 4일 미국 개정 특허법(America Invent Act)의 제101조(35 U.S.C. § 101) 및 제112조(35 U.S.C. § 112)와 관련해 수정된 특허적격성 가이드라인을 발표했었습니다.

당시 미국 연방항소법원은 데이터 처리와 관련된 특허청구항들의 특허적격성 여부에 대해 상이한 결론을 내리는 등 불분명한 가이드라인을 제시한 것이었습니다.

이에 USPTO는 특허 유무효 판단 기준과 특허적격성 심사기준의 혼선을 최소화하기 위하여 이 가이드라인을 발표한 것입니다.

해당 가이드라인은 특허적격성을 판단함에 있어서 사법적 예외(judicial exception)에 해당(directed to)하는지 여부를 결정하는 Alice/Mayo의 첫 번째 테스트(2A) 적용에 관한 두 가지 사항을 변경했으며 또 컴퓨터 구현 관련 발명에 관한 가이드라인을 제시했었습니다.

◆추상적 아이디어(abstract idea)의 적용-가이드라인은 추상적 아이디어에 포함되는 세 가지 그룹을 ‘수학적 개념(mathematical concepts)’, ‘인간의 활동을 조직화하는 방법(certain methods of organizing human activity)’, ‘사고과정(mental processes)’이라고 설명했습니다.

◆사법적 예외(judicial exception) 판단 기준-가이드라인은 사법적 예외에 해당하는지를 판단하기 위하여 두 단계를 제시했습니다.

먼저 청구항이 사법적 예외를 명시적으로 기술하는지 여부를 확인하고 만약 명시할 경우에 두 번째 단계로, 사법적 예외가 유용한 적용(practical application)으로 통합되는지를 판단하는 것입니다.

만약 청구항이 사법적 예외를 명시하고 유용한 적용으로 통합되지 않을 경우, 해당 청구항은 사법적 예외에 해당하는 것으로 보고 추가로 ‘Alice/Mayo Step 2B’4) 테스트에 따른 판단을 해야 한다는 것입니다.

◆컴퓨터 관련 기능식 청구항(Means-Plus-Function Claim) 검토-새로운 가이드라인은 특허법 제112조와 관련된 다양한 사안 중 컴퓨터 및 데이터를 이용한 발명품에 대한 적절한 기능식 청구항 가이드라인을 제공했습니다.

버전 업 된 가이드라인의 개정에는 기존 2019 PEG의 내용을 변경하지 않고, USTPO가 최초 가이드라인을 적용하는 방법에 대한 추가적인 설명을 제공하고 있습니다.

USPTO가 청구항이 추상적 아이디어를 ‘포함(recite)’하는지 여부와 추상적 아이디어 예외 안에서 어떻게 그룹화가 결정되는 지에 대한 추가 정보를 제공하고 있습니다.

또 특허 심사관이 ‘잠정적 추상적 아이디어’를 식별하기 위해 사용할 수 있는 절차를 설명하고, 심사관이 사법적 예외가 실제 출원으로 통합되었는지 여부를 평가하는 방법에 대한 자세한 정보를 제공하고 있습니다.

이밖에 생명 과학 및 데이터 처리 영역에서 유용한 추가 예제를 포함하고 있으며 2019 PEG와 함께 사용하기 위해 업데이트된 예제 색인, 미국 대법원(U.S. Supreme Court)과 미국 연방항소법원(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)에서 선택된 적격 사례를 나열한 업데이트 사항을 포함하고 있습니다.