[친절한 IP] 발명의 신규성 상실 사유(1)
[친절한 IP] 발명의 신규성 상실 사유(1)
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참고사진=픽사베이 제공
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[비즈월드] 특허법 제29조는 발명의 특허요건에 관해 규정하고 있는데, 1항은 산업상 이용 가능성과 신규성을, 제2항은 진보성 요건을 규정하고 있습니다. 이 중에서 신규성 요건에 대하여 살펴보기로 하겠습니다.

특허법 제29조(특허요건) ① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중 (公衆)이 이용할 수 있는 발명

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(公知)되었거나 공연(公然)히 실시된 발명 또는 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통해 공중(公衆)이 이용 할 수 있는 발명이 선행발명으로 존재햐야 합니다.

요약하면, 아래의 3가지로 구별할 수 있습니다.

1 공지·공연 실시

2 반포된 간행물 게재

3 전기통신회선을 이용한 공개

발명의 신규 여부는 일(日) 기준이 아니라 시(時) 기준입니다. 따라서 오전에 선행발명이 공지되고 오후에 동일한 발명이 출원되었다면 이는 신규성 흠결에 해당합니다.

선행발명은 국내뿐만 아니라 국외를 기준으로 판단한다. 2006. 10. 1. 이전에는 제29조 제1항 제1호는 국내를 기준으로, 제2호는 세계를 기준으로 판단하였으나, 2016. 10. 1. 이후에는 국외·국외를 기준으로 판단한다.

1. 공지·공연 실시

공지란 공연히 알려진 상태를 의미하며, 공연 실시란 발명의 내용이 공연히 알려진 또는 불특정다수 인이 알 수 있는 상태에서 실시된 발명을 말합니다. 실시의 태양으로는 양도, 대여, 사용 등이 포함됩니다.

[대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결]

구 실용신안법(1990. 1. 13. 법률 제4209호로서 전문 개정되기 전의 것) 제5조 제1항에 의하면 실용신안등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 고안인 경우에는 실용신안등록을 받을 수 없다고 규정하고 있고, 여기에서 공연히 실시된 고안이라 함은 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 고안의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다.

비밀유지의무 있는 자에게 알려진 경우에는 공지가 부정되는데, 이 때 비밀유지의무의 존재에 대하여는 공지를 부인하는 특허권자에게 주장 및 입증책임이 존재합니다. 비밀유지의무는 약정에 의하는 경우도 있지만 상관습에 의하여도 인정될 수 있습니다.

[대법원 2005. 2. 18. 선고 2003후2218 판결]

원심은, '선로접속자재 개량기술개발'이라는 명칭의 자료(갑 제8호증의 1, 2)는 원고가 기술이전계약을 체결하게 될 접속관 시작품(시작품) 제작업체를 상대로 '조립식 접속관'에 관한 기술이전을 교육하기 위하여 1992. 12.경 작성한 교육용 자료로서 1994. 1. 26.∼27. 2일간 원고에 의하여 실시 된 기술이전교육에서 원고와 사이에 이미 기술이전계약을 체결한 금성전선 주식회사, 대한전선 주식회사, 주식회사 럭키, 유신전자공업 주식회사, 제일엔지니어링에게 배포된 것인 사실, 한편 원고는 1993. 12. 27.경 금성전선 주식회사와 사이에 조립식 접속관 기술전수계약을 체결하면서 위 회사는 기술이전과 관련된 모든 기술 및 노하우에 대하여 원고의 사전 서면동의 없이 제3자에게 유출 하지 아니하기로 약정하였는데, 다른 참가업체인 제일엔지니어링 등도 그 무렵 원고와 사이에 위 조립식 접속함 제작기술과 관련하여 위와 동일한 취지의 비밀유지의무를 약정한 것으로 보이는 사실, 피고는 제일엔지니어링으로부터 위 조립식 접속함을 제작·납품할 것을 하청받았는데 당시 금형 제작기술을 보유하고 있지 않았으므로 태백정밀이란 상호의 업체에게 위 조립식 접속함에 대한 금형제작 의뢰를 하였고, 피고를 포함한 위 제일엔지니어링, 태백정밀은 일의 진행 결과를 팩스 등을 통해서 서로 주고받은 사실을 인정한 다음, 피고와 태백정밀은 제일엔지니어링으로부터 이 사건 조립식 접속함 제작과 관련하여 지정된 하청업체들로서 제일엔지니어링의 필요한 지시에 따라야 할 위치에 있었을 뿐만 아니라, 위 제일엔지니어링이 시작품 제작에 관여하게 된 경위 등에 관하여 잘 알고 있었거나 알 수 있었던 상태에 있었다고 추정함이 상당하므로 적어도 위 제일엔지니어링이 비밀유지의무를 지고 있음을 잘 알고 있었다고 보이고, 피고나 태백정밀 또한 위 제일엔지니어링이나 피고에 대하여 상관습상 이러한 비밀유지의무를 부담한다 할 것이므로, 위 기술개발자료는 비밀유지의무를 지고 있는 특정인에게만 배포된 것으로서 결국 명칭을 '통신케이블 접속용 접속관 외함'으로 하는 피고의 이 사건 특허발명(특허번호 제148093호)이 출원되기 전에 공지된 것이라 할 수 없다는 취지로 판단했습니다.

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 지적하는 바와 같은 간행물의 공지에 관한 법리오해나 채증법칙 위반 등의 위법이 있다고 할 수 없습니다.

2. 반포된 간행물 게재

간행물이란 공개를 목적으로 인쇄 기타의 기계적, 화학적 또는 전자기적 방법으로 복제된 문서·도화·사진 등을 말합니다. 매체의 형식에는 제한이 없으므로 CD, 마이크로필름 등도 포함됩니다. 대표적으로 논문이나 서적, 카탈로그 등이 실무에서 간행물로 많이 인용됩니다.

반포란 간행물이 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 놓여 있는 것을 말합니다. 인식할 수 있는 가능성만 존재하면 되므로 실제로 인식했는지는 문제되지 않습니다. 반포의 시점은 간행물에 기재된 발행일을 기준으로 하는 게 보통인데, 여러 간행물이 있는 경우는 가장 빠른 일자를 기준으로 합니다.

[대법원 2000. 12. 8. 선고 98후270 판결]

카탈로그는 제작되었으면 배부, 반포되는 것이 사회통념이라 하겠으며 제작한 카탈로그를 배부, 반포하지 아니하고 사장하고 있다는 것은 경험칙상 수긍할 수 없는 것이어서 카탈로그의 배부범위, 비치장소 등에 관하여 구체적인 증거가 없다고 하더라도 그 카탈로그의 반포, 배부되었음을 부인할 수는 없다.

[대법원 1996. 6. 14. 선고 95후19 판결]

박사학위논문은 논문심사 위원회에서 심사를 받기 위하여 일정한 부수를 인쇄 내지 복제하여 대학원 당국에 제출하는 것이 관례로 되어 있다고 하더라도 이는 논문심사를 위한 필요에서 심사에 관련된 한정된 범위의 사람들에게 배포하기 위한 것에 불과하므로, 그 내용이 논문심사 전후에 공개 된 장소에서 발표되었다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 인쇄시나 대학원 당국에의 제출 시 또는 논문심사 위원회에서의 인준 시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 논문내용이 공지된다고 보기는 어렵고, 일반적으로는 논문이 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도 서관 또는 대학도서관 등에 입고되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하다.

3. 전기통신회선을 이용한 공개

전기통신회선의 대표적인 예가 바로 인터넷입니다. 다만 인터넷은 그 공지 시점을 객관적으로 파악하기 어려운 단점이 있습니다. <다음 편에 계속>

*자료 협조=법무법인 '민후'


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