[비즈월드] 이번 편에서는 2018년 6월 말 합의로 막을 내린 삼성과 애플의 디자인특허 침해소송에 대해 2회에 걸쳐 자세히 살펴보겠습니다.(편집자 주)

지난 2011년 시작된 해당 사건은 천문학적인 소송 비용과 스마트폰 양대 산맥간의 법정 공방으로 전 세계적인 주목을 받았습니다.

7년 동안 계속된 삼성과 애플 간의 특허 분쟁의 서막은 2011년 애플의 CEO인 스티브 잡스는 ‘안드로이드와의 전쟁’을 선포하면서 “어떤 대가를 치르더라도 시장에서 쫓아내겠다”라고 선언한 이후 본격화 됐습니다.

애플의 전면전 선언 이후 2012년 미국 캘리포니아 북부지역법원 배심원들은 10억 달러를 웃도는 거액의 배상금을 삼성이 지불하라며 '삼성이 고의로 애플 특허를 도용했다'는 평결도 내놨습니다.

반면 삼성은 항소법원에선 제품 특유의 분위기를 의미하는 ‘트레이드 드레스’ 침해 부분에 대해 무죄 판결을 받아내면서 응수했습니다.

2016년 12월 6일(현지시간) 미 연방 대법원은 삼성과 애플의 디자인특허 침해소송에서 배상금 규모 ($399M; 약 4600억원)가 너무 크다는 삼성 측 주장을 받아들여 배상금을 다시 산정하라고 하급심으로 사건을 돌려보냈습니다.

대법원에서 심리하는 사건은 매우 드문 편이어서, 이 사건에 대해 미 연방 대법원에서 심리하겠다고 결정한 이후, 이 사건은 업계 관계자들로부터 많은 관심을 받았습니다.

“Whoever during the term of a patent for a design, without license of the owner, (1) applies the patented design, or any colorable imitation thereof, to any article of manufacture for the purpose of sale, or (2) sells or exposes for sale any article of manufacture to which such design or colorable imitation has been applied shall be liable to the owner to the extent of his total profit, but not less than $250 … ”<이 사건 판결문의 일부>

이 사건의 핵심적인 쟁점은, 디자인특허 침해 배상 규정인 상기 미국 특허법 289조를 해석함에 있어서, 디자인특허의 침해 손해배상액을 산정할 때 항상 침해제품(스마트폰) ‘전체’ 이익을 근거로 산정하는 것이 적절한지 여부였습니다.

“This case requires us to address a threshold matter: the scope of the term ”article of manufacture.: The only question we resolve today is whether. in the case of a multicomponent product, the relevant “article of manufacture must always be the end product sold to the consumer or whether it can also be a component of that product. Under...<이 사건 판결문의 일부>

항소법원은 소비자들은 스마트폰으로부터 그것의 부품을 개별적으로 구매하는 것이 아니기 때문에 ‘article of manufacture’는 스마트폰 전체로 해석된다고 판시했고, 그로 인해 배상금을 산정할 때 스마트폰 전체에 대한 삼성 측 판매이익을 기초로 산정했습니다.

반면에 대법원은 ‘article of manufacture’가 제조된 제품을 넓게 포괄하는 의미를 가진다고 하면서, 미국 특허법 289조의 해당 용어는 스마트폰 전체를 지칭하는 것일 수 있고, 그것의 부품을 지칭하는 것일 수 있다고 판시했습니다. 해당 용어를 스마트폰 전체에 대한 것으로만 지나치게 축소해서 해석한 항소법원의 판결은 잘못되었다고 판시했습니다.

”But, for the reasons given above, the term “article of manufacture” is broad enough to embrace both a product sold to a consumer and a component of that product, whether sold separately or not. Thus, reading “article of manufacture” in 289 to cover only an end product sold to a consumer give too narrow a meaning to the phrase.<이 사건 판결문의 일부>

따라서 하급심은 스마트폰 전체에서 디자인이 기여하는 부분에 근거해 침해액을 다시 산정해야 했습니다.

배상금 규모를 다시 산정함에 따라 앞으로 배상금 규모는 다소 줄었지만 이 사건에서 확인할 수 있듯이 여전히 디자인특허(한국에서는 디자인등록)의 위력은 굉장합니다.

특허출원뿐만 아니라 상표출원 및 디자인출원 역시 사업과 연계해 미리 진행해 두어야 한다는 교훈을 남겼습니다.

*자료 협조=법무법인 '민후'